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如何防范知识产权海关保护备案风险

发表于:2018-05-27 17:35 作者:admin

--以天津碧迪贸易有限公司实际案例处理过程为例

 

   陆岚   南开大学经济与社会发展研究院

 

摘要:200431日《中华人民共和国知识产权海关保护条例》实行开始,知识产权海关保护备案制度已经走过了15个年头。然而国内大部分出口企业对知识产权海关保护备案以及由此可能给己方带来的风险都缺少了解和研究,以致于出口货物在海关监管过程中因侵犯已经在中国海关备案的知识产权而被海关暂扣时还一头雾水,更不知道如何处理和应对,往往都以被海关扣货及罚款结束,给出口企业带来巨大的损失。所以如何防范和应对知识产权海关保护备案风险值得研究。

外贸实践工作中,部分出口企业由于对知识产权海关保护备案制度缺少了解和不够重视,不仅未能对己方以及己方客户持有的知识产权,尤其是商标专用权在中国海关及时进行备案;也未能对己方出口货物的知识产权状况进行查询,以致于直到出口货物在海关监管过程中因侵犯已经在海关备案的知识产权而被海关暂扣时,才知道己方出口货物的相关知识产权已经被其他人在中国海关合法备案,己方因主动或是被动原因成为了侵权人。同时,由于缺少对此类案例的应对经验,往往都以被海关扣货及罚款结束,给出口企业带来巨大的损失。本文将通过一则成功应对因侵犯已经在中国海关备案的知识产权而被海关扣货,但是通过积极抗辩最终被放行的案例,具体分析和阐述如何应对和防范出口产品知识产权海关保护备案风险,为更多出口企业提供一些借鉴和参考。

一、案例介绍

天津碧迪贸易有限公司(以下简称“碧迪公司”)是国外一家大型零售商芭莎贸易(PASA)的中国采购代理,与其合作已经超过20年,芭莎贸易旗下众多品牌都有与碧迪公司合作,且授权碧迪公司在其代理采购的产品上使用相应品牌。然而, 20171119日,碧迪公司在出口一批价值25万美金的PAPKA品牌手袋时,在海关监管过程中被告知货品侵权,且做暂扣处理。原因为PAPKA品牌由一家在香港注册的名为菲斯琪(FASQI)公司于2017831日在中国海关备案成功并生效,且此公司与碧迪公司及其国外客户芭莎贸易都没有任何合作,也就是说在这一批出口手袋上使用PAPKA品牌并没有取得菲斯琪公司的合法授权。收到海关的侵权通知书后,碧迪公司非常震惊,因为PAPKA为其客户自有品牌,过去已经多次在出口手袋上使用此品牌并申报,从未遇到知识产权问题。由于货值较大,碧迪公司在震惊之余也多方咨询并努力向海关提交资料进行抗辩,共分三个阶段。

(一)碧迪公司主动提交资料阶段

碧迪公司在收到海关的侵权通知书后,立即派人到海关并向海关说明PAKPA品牌为其客户芭莎贸易在国外自有品牌,且注册已经11年,同时提交了芭莎贸易出具的加盖其公章的纸质PAPKA品牌使用授权书原件以及该品牌在芭莎贸易所在国当地注册的品牌注册证书复印件。但是海关告知碧迪公司,无法以其提供的资料判定PAPKA品牌属于芭莎贸易还是在海关备案的菲斯琪公司,原则上海关唯一认定的PAPKA品牌权利人是在中国海关备案的菲斯琪公司,因此需要碧迪公司提交更多的资料来证明PAPKA品牌的实际权利人为芭莎贸易。碧迪公司在向贸易及法律专家咨询后,又向海关提交了以下资料:近2年该品牌的出货资料,即装货单、报关单及提单复印件;近2年与客人签订该品牌同类货物的出口合同;近2年与供应商(报关单上的经营单位)签订的该品牌同类货物采购合同;该品牌下产品在芭莎贸易所在国当地店铺售卖的店铺图片;芭莎贸易授权给碧迪公司以及碧迪公司上游供货商品牌使用授权书原件。海关收到上述材料后表示将进一步研究后通知碧迪公司下一步工作。

(二)当面质询及按海关要求补充资料阶段

将上述资料提供给海关负责人后的第三天,海关通知碧迪公司到海关接受当面质询,质询结束后海关要求要求碧迪公司进一步提供以下资料证明碧迪公司及其客户芭莎贸易有权将PAPKA品牌用于出口手袋上。即PAPKA品牌在芭莎贸易所在国当地注册的品牌注册证书原件;PAPKA品牌注册证书在中国驻品牌注册国大使馆的认证文件;PAPKA品牌实际权利人(即芭莎贸易)的营业执照原件;PAPKA 品牌实际权利人的营业执照在中国驻品牌注册国大使馆的认证文件;PAPKA 品牌授权给碧迪贸易以及出口报关单上经营单位的授权书原件;碧迪公司与报关单上的出口经营单位签订的合同且须有出口报关单上经营单位签字和盖公章;以出口报关单上经营单位名义出具的该票货物的情况说明书且需有签字和公章;同时上述所有文件都要对应的中文译本,且中文译本必须由国内具有翻译资质的公司来做并盖上翻译公司的公章。碧迪贸易与芭莎贸易及出口报关上的经营单位前后花费了15个工作日, 5次修改和更换上述资料并提交给海关。海关在接受上述资料后表示将在10个工作日内给出认定结果。

(三)海关认定及后续处理阶段

2018年110日,海关通知碧迪公司,综合考虑碧迪公司的相关证据材料以及菲斯琪公司对PAPKA品牌备案成功日期及其意见,对该票出口手袋侵犯菲斯琪公司商标(品牌)专用权行为进行了不予认定处理,碧迪公司及其上游供货商可以对该票货物做退关处理后再次申报出口。碧迪公司收到海关的不予认定通知后立即委托其上游供货商缴纳扣货期间的柜租以及在海关监管场所的仓储费用后,同时申请退关,对该票货物重新报关再次出口。至此,在历时近2个与,多次提交海关要求资料后,成功化解了该票出口货物因被动侵犯已经在海关备案的知识产权而被扣货及罚款的风险,使该票货物正常被海关放行并出口。但是海关也同时告知碧迪公司,PAPKA品牌下的同类货物在未取得菲斯琪公司授权的情况下不能再次报关出口,否则将被直接认定为侵权。

二、案例分析

(一)什么是知识产权海关保护

2004年31日开始实行的《中华人民共和国知识产权海关保护条例》(以下简称《条例》)第一章第二条对知识产权海关保护定义如下:本条例所称知识产权海关保护,是指海关对与进出口货物有关并受中华人民共和国法律、行政法规保护的商标专用权、著作权和与著作权有关的权利、专利权(以下统称知识产权)实施的保护。简单说就是海关依法查验、扣留并禁止侵犯知识产权的货物进出口的行为。具体实施知识产权海关保护时有,有被动保护和主动保护2种方式。被动保护是海关依据知识产权权利人的申请并按规定提供担保后对侵权嫌疑货物实施扣留,并将扣留凭单送达收发货人的行为,即依相关权利人申请作出的保护行为。主动保护是指海关在例行或是特别查验过程中发现出口货物有侵犯相关权利人在海关备案的知识产权嫌疑时,主动中止货物通关并通知相关权利人的行为,即在海关查验过程依备案作出的保护行为。海关统计数据表明,2017年海关主动查扣的侵权嫌疑货物批次约占全年扣留批次总数的99.78%。这说明,主动保护是知识产权海关保护的主要方式,而且保护对象为在中国海关备案的知识产权,对于未在中国海关备案的知识产权则不会主动保护(知名品牌除外)。本案就是主动保护,即碧迪贸易及上游供货商在出口通关时被海关发现有侵犯已经在海关备案的PAPKA品牌嫌疑而被海关扣货。

(二)什么是只是产权海关保护备案

知识产权海关保护备案,是指知识产权权利人,根据《中华人民共和国知识产权海关保护条例》规定,将其持有的知识产权在海关总署“知识产权海关保护子系统”进行登记备案,以便海关在对进出口货物的监管过程中能够主动对有关知识产权实施保护的一种行为。

(三)本案中出口货物是否侵权

本案中出口货物是否侵权需要从该票货物及该品牌货物2个方面分析。

第一,从海关对该票货物侵权行为不予以认定并允许企业退关后再次申报出口来看,该票出口货物不构成侵权。原因为碧迪公司与其国外客户芭莎贸易持有并使用该品牌在先,菲斯琪公司备案在后,且碧迪公司能够向海关提供足够的证据进行自证。海关在实际认定时充分考虑了品牌实际持有人和授权使用人之间的历史交易记录情况作出适当的判定,这也是本案中该票货物最终被放行的根本原因。    

第二,从海关告知以后不能再以PAPKA品牌出口同类货物来看,该品牌出口货物构成侵权。原因为尽管芭莎贸易在其所在国当地注册并使用PAPKA品牌在先,但是仅限于当地,并没有在中国海关备案,也就不能享受中国海关的相应保护措施。而本案中的菲斯琪公司却对PAPKA品牌在中国海关备案,尽管这种行为在一定程度上属于“抢注”,然而不管是我国的《商标法》还是《中华人民共和国知识产权海关保护条例》都有注册在先的相应规定(特殊知名商标抢注除外),对于中国海关而言,保护对象都应该是将PAPKA品牌在中国海关备案的菲斯琪公司而不是芭莎贸易,这也是海关告知不能以该品牌继续出口同类货物的根本原因。

(四)本案中出口货物被暂扣及PAPKA品牌被认定为侵权原因

分析本案,尽管碧迪贸易及其国外客户芭莎贸易使用和持有PAPKA品牌在先,但是由于缺少知识产权海关保护意识,尤其是作为国内采购代理的碧迪公司没能及时提醒和帮助客户完成相关品牌的知识产权海关保护备案工作,是本案中出口货物被暂扣及PAPKA品牌出口货物被认定为侵权的根本原因。据碧迪贸易此案具体负责人森迪说,在此案之前一直认为对于需要定制国外品牌的货物只要有品牌使用授权书即可,却不知有向海关备案一说。实际上中国海关早在201431日就正式启用了全程无纸化的“知识产权海关保护备案子系统”,以便知识产权权利人远程完成备案和出口企业的相关查询工作。按照《中华人民共和国知识产权海关保护条例》及知识产权海关保护备案系统的相关规定和说明,中国海关保护的唯一对象是在此备案系统中备案的知识产权及其权利人。本案中碧迪公司及其国外客户芭莎贸易都没有将其持有的PAPKA品牌在中国海关进行备案,而是被不相关的菲斯琪公司将PAPKA品牌在中国海关进行了登记备案,当碧迪公司及其上游供货商在未取得菲斯琪公司授权的情况下,将出口手袋品牌申报为PAPKA时就会触动中国海关对知识产权的主动保护机制,形成事实上的被动侵权。海关在监管过程中按照其只保护已备案的知识产权原则认定出口手袋侵犯菲斯琪公司PAPKA品牌(商标)专用权并暂扣口货物就是合理的。

三、几点启示

近年来,出口企业因海关知识产权海关保护依职权保护查验过程中被暂扣货物直至最终罚没的案例发生多起,基本都是以扣货、罚款结束,类似本案中抗辩成功并最终被放行的情况更是凤毛麟角。随着中国“中国制造2025”计划的提出以及中美贸易战的加剧,美国已经多次对中国出口货物的知识产权问题发难,可以预见在将来不管是为了树立负责任大国的形象还是应美国等发达国家的要求,中国海关都会加大对出口货物知识产权问题的查验和保护。所以出口企业必须提高知识产权海关保护意识,正确应对和防范知识产权海关保护可能给己方带来的风险。

(一)被动侵权时要积极应对

知识产权侵权可分主动侵权和被动侵权。主动侵权是指出口企业明知道出口货物有侵权行为还侥幸出口的行为;被动侵权是指出口企业或是其合作客户品牌被“抢注”后不知情下产生的侵权行为。主动侵权本就违规违法,一经认定只能被扣货及罚款,吸取教训。而类似本案的被动侵权,在收到海关侵权通知后要积极与海关法规处沟通,对海关调查予以配合,如实提供有关情况和证据,确认需要提供相关自证资料(可以参考本案中碧迪贸易向海关提供的相关资料),争取海关的不予认定和最终放行。如果无法自证,在货值较大的情况下,则要尝试与相关权利持有人进行沟通,看是否可以通过支付一定费用取得授权,虽说较难,但是必须尝试,以免因侵权行为被没收货物甚至承担刑事责任;在货值较小的情况下,相关权利人不愿意配合或是费用较大的情况下,则要积极认罚并吸取教训。

(二)帮助经常合作客户持有的知识产权在中国海关备案

《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第一章第二条规定:本条例所称知识产权海关保护,是指海关对与进出口货物有关并受中华人民共和国法律、行政法规保护的商标专用权、著作权和与著作权有关的权利、专利权(以下统称知识产权)实施的保护。在上述三种保护权利中,著作权出口企业涉及较少,专利权侵权认定较为麻烦,所以最主要的就是商标(品牌)专用权备案。海关统计数据显示,在2017年海关扣留的因侵犯知识产权的货物中涉及商标专用权的货物达4031万余件,占侵权嫌疑货物总量的98.48%,这说明侵犯商标专用权是出口企业面临的最主要风险。商标通常为品牌或是品牌的一部分,所以有时也称为品牌,通常由图形和文字组成,是一种商品或是服务区别另一种商品或是服务的显著标识,在政府有关部门注册后,受法律保护,注册者享有专用权,他人未经授权不得使用。外贸实践工作中,如果国外客户提供的图形或是文字(或是图形、文字组合)右上方带有 eq \o\ac(,R)R或是TM字样就是商标, eq \o\ac(,R)R代表已经注册成功的商标,TM代表正在使用并申请的标识,在出口货物或是包装中使用此类标识时,就需要取得权利人的授权。

从众多侵犯已备案海关知识产权案例来看,即使合作客户(权利人)持有商标,也能提供授权,但是如果没有在中国海关备案,一旦恶意的第三方将其在中国海关备案,实际权利人及其相应授权人就不能再以此商标通过中国海关进出口同类货物。所以出口企业有必要帮助经常合作的客户将其持有商标在中国海关进行备案,在保护客户商标的同时,也能有效预防因商标侵权给己方带来的风险。在本案中,尽管碧迪公司通过积极抗辩及足够的自证材料,使该票货物最终被海关放行,但是却因没有及时将PAPKA品牌在中国海关备案而被菲斯琪公司抢先,失去了再次出使用该品牌出口手袋的机会,给己方及客户带来不便及损失,再次说明了出口企业将己方及客户持有的知识产权在中国海关备案的重要性。实际工作中,出口企业可以接受相关权利人的委托,以其代理人的身份并以权利人的名义提出申请,在中国海关知识产权海关保护子系统(http://www.haiguanbeian.com/)进行备案,同时将己方及经常合作上游供货商加入到品牌授权使用人名单中。通过上述工作,海关在查验中发现疑似侵权后,能够在系统中查到授权信息,就会认为商标使用者为合法授权人,直接放行,避免相应品牌货物在海关监管过程中扣货及罚款的风险。

(三)提高知识产权侵权风险防范意识

如果国外客户需要定牌产品,即在产品或是包装上附有相关商标时,须要求客户提供相应商标注册及持有证明,如果不是其自有商标,由其是知名商标或是品牌,则需要其提供商标持有人的授权证明,并要求其或是商标持有人同样出具授权书给己方。同时在上文中提及的中国海关知识产权海关保护子系统中查询商标持有人是否有在中国海关备案,如果商标持有人已经备案过,则要求其将己方及/或出口报关上的经营单位在备案系统中加入授权名单中,以便在出口时顺利清关。此外,对于非国外客户定牌产品,在每次报关时,如果对应货物的申报要素有品牌要求,有品牌则必须如实填写品牌名称,如果品牌持有人有在中国海关备案,同样需要其在系统中将己方加入授权人名单或是授权后提供电子授权码并备注在报关单上;如果品牌持有人没有在中国海关备案,则取得其加盖公章的纸质授权书即可。切忌将有品牌的货物申报为无品牌的货物,这样一经被海关查到,即使能够补办相应手续,也会影响通关时间,如果上游供货商不配合,则可能面临着扣货、罚款等风险。

(四)主观上不帮助国外客户实施侵权行为

国内出口企业需认清知识产权海关保护的严肃性以及风险,不侵犯他人知识产权是法律要求,不是道德标准。侵权行为一经认定,轻则罚没货物,重则面临刑责。不仅生产及储存过程中工商部门会差,在出口报关过程中海关也会查,而且政府尤其是海关对知识产权问题的查验措施会逐渐增加。所以出口企业不要为了一点利润在知道国外客户委托生产的产品仿名牌或是冒牌的行为(任何要求有注册商标或是品牌的产品,却不能提供授权的行为)还任性接单,心存幸运冲关的侥幸。按照目前海关的政策看,主动侵权行为的结果直接就是罚没货物加罚款,甚至还要面临刑责。即使有成功冲关的经历,一次被海关查验到就可能损失掉之前冒险赚到的所有利润,得不偿失。尤其是要求仿牌或是冒牌的客户多来源于本身知识产权保护存在问题的欠发达国家和地区,客户信誉本就较差,在其没有付清全部货款的情况下,如果货物因侵权而被海关查验、扣货、销毁等行为,他们很有可能不会提供任何帮助及自证材料。同时,由于货物还没有装船,风险仍然由卖方承担,需要仿牌的客户根本没有办法获得合法授权,也没有办法类似本案中的芭莎贸易一样提供相应的应对资料,那么所有损失都将由出口企业自行承担。所以出口企业必须做到在主观上不帮助国外客户实施侵权行为,将知识产权海关保护风险扼杀在交易之初。

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